一件申请包含两项以上发明、实用新型或外观设计的,申请人可以在规定期限届满前提出分案申请;原申请已被驳回、撤回或视为撤回的不能再分。分案保留原申请日与优先权日,但类别不得改变,内容不得超出原申请记载的范围,请求书须写明原申请的申请号和申请日。
适用时机考虑提出分案申请时
法律与审查依据
一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第六十条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。
专利法实施细则第48条
依照本细则第四十八条规定提出的分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围。
专利法实施细则第49条
引用为现行《专利法实施细则》与《专利审查指南》原文;规则库对每条引文做过回底本核验。
为什么这样规定
《专利法实施细则》第 48 条规定:一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第六十条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。第 49 条进一步规定:分案申请可以保留原申请日,享有优先权的可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围。《审查指南》第一部分第一章 5.1 规定了分案的审查要求。要旨是:分案是把一件申请拆成多件的法定通道,拆分的时间窗口、内容来源与类别归属都有硬约束。
为什么允许分案:专利法第 31 条第 1 款要求一件申请限于一个发明构思,即单一性。申请人在撰写时把多个发明构思捆在一起提交,审查员以缺乏单一性为由要求限制或分案的,申请人需要一条出路,把多余的构思搬进新申请而不丢申请日。保留原申请日的价值极大:分案与母案共享同一天,审查、侵权诉讼中的时间基准都从母案算起,等于给申请人一次重新组织权利要求的机会,而天上的公开不影响这个日期。
禁止在驳回、撤回、视为撤回后再分案,逻辑在于程序已经终了。分案的合法性建立在母案仍在审查程序之中,母案程序结束,就没有一个「正在被拆分」的申请了。实践中最痛的情形是:母案被驳回后申请人心存侥幸再提分案,案件直接不予受理;如果还有翻盘机会,正确的路是请求复审,而不是分案。同理,母案授权并办结登记手续后,一般也不能再从中分出新的申请。
不得超出原申请记载的范围,与专利法第 33 条同源。这条限制防止申请人借分案之名行补充新内容之实:分案保留母案的申请日,如果允许把母案没有写过的技术内容装进分案,等于让申请人拿几年前的申请日保护后来才想到的方案,对公众不公平。所以分案的权利要求、说明书每一个字都要能从母案文本中找到根据——文字记载、附图直接表达的内容,以及本领域技术人员能直接地、毫无疑义地确定的内容。判断标准与主动修改、答复审查意见时的修改完全一致。
分案还有一个隐蔽雷区:分案与母案权利要求完全相同会构成重复授权问题。分案是为了承载不同的发明构思或不同的权利要求组合,如果分案权利要求与母案一字不差,两件专利将主张同一保护范围,审查或无效阶段会以重复授权处理。合理的分案应当让母子两案的权利要求互相错开:母案聚焦核心构思,分案承载被切出去的构思,或对同一构思作不同的限定组合。
与相邻规则的联动:DR-UNI-001 管单一性判断,分案往往是单一性缺陷的出口;DR-APP-005 管修改超范围,分案的内容边界用它来衡量,两者共用「原说明书和权利要求书记载的范围」这一基准;DR-SUB-005 管重复授权,划定了分案权利要求的下限。分案请求书中写明原申请的申请号和申请日,则是 DR-APP-001 请求书填写规则在分案场景的延伸要求。
怎么写才合规
确认分案时机
动手前先查母案法律状态:处于实质审查、复审前置等在审状态才能分案;已被驳回、撤回、视为撤回的不能分。期限口径以细则第六十条第一款规定为准,即原申请程序尚在进行期间。打算连续分案的,每一件分案自身也要在可分案状态下提出,别把最后的机会用完才发现母案已被驳回。
类别保持不变
发明专利只能分出发明,实用新型分出实用新型,不能借分案把发明改写成实用新型或反之。类别在请求书上体现为申请类别栏,与母案一致。方案性质确实需要转换类别的,那是另一件新申请的事,申请日重新起算,不要混在分案里做。
内容只从母案取
逐条核对新权利要求:每个技术特征在母案说明书或权利要求中有没有记载,或能否由记载内容直接地、毫无疑义地确定。找不到根据的特征一律删除或退回。母案实施例是分案权利要求最主要的素材库,分案前把实施例按构思归类,标出哪些进母案、哪些进分案。
请求书写明母案信息
分案请求书须写明原申请的申请号和申请日,这是受理环节核对案件来源的依据。抄录后与母案受理通知书核对申请号逐位一致。同时提交母案的申请文件副本作为分案文本基础,分案说明书可以保留母案全文,也可以删除与分案无关的部分,但删除后不得影响清楚完整。
权利要求与母案错开
把母案与分案的权利要求并排放,检查是否存在保护范围相同或实质相同的项。分案要么承载不同的发明构思,要么对同一构思采用与母案不同的限定层次。发现重复的,调整限定特征或归并。分案多次的,每一件都要与在前的所有兄弟案错开。
说明书同步收口
分案说明书若删除了与分案无关的内容,逐处检查权项术语是否仍有定义、附图引用是否还在、术语是否前后一致。删除实施例后权项中引用的结构失去来源的,要么保留该实施例,要么调整权项。分案文本定稿后按法 33 条基准再过一遍,确认没有夹带母案没有的内容。
示例:反例与改法
母案已收到驳回决定,申请人在答复复审期限的同时,又提交了一件分案申请,把母案被驳回的权利要求原样搬入。
问题细则第 48 条明确:专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。母案程序因驳回而终了,分案失去基础,案件会不予受理。申请人误以为分案是驳回后的续命通道,实际此时唯一的程序是复审,分案只是徒劳。
改法撤回分案打算,在法定期限内就驳回决定请求复审;复审成功母案回到程序中后,再评估是否需要分案。若复审无把握,另行评估以改进方案提出新申请(不保留原申请日)。
母案是发明专利,申请人在分案时把权利要求主题改成「一种XX装置的实用新型」,希望同时拿下实用新型保护。
问题细则第 49 条虽规定分案可保留原申请日,但前提是不改变原申请类别。发明申请分出的必须是发明,改成实用新型改变了类别,案件在受理或初审阶段就会被指出;即便蒙混提交,类别错误也会成为程序缺陷。
改法分案保持发明类别。确需实用新型保护的,就同一结构方案另行提出实用新型新申请,申请日重新起算,并注意同样的发明创造只能授予一项专利权,处理好与在先申请的关系。
分案权利要求写「所述散热翅片的间距为 0.5mm」,而母案说明书只记载了「间距为 0.3mm 至 0.8mm」的总体范围,并未记载 0.5mm 这一点值。
问题在母案仅记载 0.3 至 0.8mm 连续区间、且无实施例或其他记载指向 0.5mm 的情形下,把 0.5mm 写进分案权利要求属于从宽范围中挑出一个具体点值,本领域技术人员不能直接地、毫无疑义地确定,构成超出原申请记载的范围(细则第 49 条、专利法第 33 条基准),分案会被要求修改甚至被驳回。
改法删除 0.5mm,改写为「所述散热翅片的间距为 0.3mm 至 0.8mm」,与母案记载一致;若确要主张某个优选点值,该点值必须能在母案说明书或实施例中找到明确出处,否则不写。
分案权利要求 1 与母案权利要求 1 逐字相同,申请人打算母案、分案都授权,形成双重保护。
问题同样的发明创造只能授予一项专利权。分案与母案主张完全相同的保护范围,构成重复授权,审查阶段会被要求修改,授权后也会成为无效宣告的理由。分案的意义在承载母案装不下的构思或不同层次的限定,不是复制一份备案。
改法调整分案权利要求的限定层次:或写入母案未主张的从属特征形成更窄的独立保护,或承载母案中与核心构思并列的另一发明构思,使两案权利要求边界清楚互不重叠。
边界与例外
- 分案申请可保留原申请日与优先权日
常见误区
- 母案已被驳回或视为撤回,仍提交分案申请。
- 借分案把发明改成实用新型或反之。
- 分案权利要求加入母案没有记载的参数、材料或结构。
- 从母案多个实施例各取一半特征拼接成新方案。
- 分案权利要求与母案权利要求实质相同,构成重复授权。
- 请求书漏写原申请号或申请日,受理环节被退。
- 以为分案说明书可以随意删减,删掉权项术语的定义。
- 贴着分案期限最后一天提交,错过窗口没有回旋余地。
提交前检查清单
- 母案当前是否处于未被驳回、未被撤回、未被视为撤回的在审状态?
- 分案提出时间是否在规定期限届满之前?
- 分案类别是否与母案一致(发明对发明、实用新型对实用新型)?
- 分案的每一项权利要求是否都能在母案文本中找到记载依据?
- 分案是否夹带了母案实施例或权项未覆盖的新内容?
- 分案权利要求是否已与母案及在先分案逐项比对、无相同范围?
- 请求书是否写明了原申请的申请号和申请日?
- 分案说明书删减后,权项术语是否仍有定义来源、引用是否完整?
相关规则
本页为撰写方法说明,不构成法律意见。具体案件的撰写与答复请咨询专利代理师。
