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哪些情形可以不区分前序与特征部分?

规则原文:可以不分两部分的四种情形

DR-IND-004要求性 独立权利要求 专利法实施细则第24条第2款 · 审查指南 第二部分第二章 3.3.1 全文约 3834 字

独立权利要求原则上分前序与特征两部分。只有性质上不适于这样写时才可不分,指南列举四类:开拓性发明、实质在组合本身的组合发明、已知方法的省去或替换式改进、部件更换或关系变化。不分时须在说明书写明理由。

适用时机发明性质不适于两部分撰写时

法律与审查依据

发明或者实用新型的性质不适于用前款方式表达的,独立权利要求可以用其他方式撰写。

专利法实施细则第24条第2款

根据专利法实施细则第二十四条第二款的规定,发明或者实用新型的性质不适于用上述方式撰写的,独立权利要求也可以不分前序部分和特征部分。

审查指南第二部分第二章 3.3.1

引用为现行《专利法实施细则》与《专利审查指南》原文;规则库对每条引文做过回底本核验。

为什么这样规定

《专利法实施细则》第 24 条第 2 款规定,独立权利要求应当包括前序部分和特征部分,前序部分写明主题名称以及与最接近的现有技术共有的必要技术特征,特征部分写明区别于最接近现有技术的技术特征;该款后半句同时留出出口:发明或者实用新型的性质不适于用前款方式表达的,可以用其他方式撰写。指南第二部分第二章 3.3.1 把这个出口具体化为四类情形。

两部分撰写的目的不是排版喜好,而是让公众一眼看出哪些特征属于现有技术、哪些是发明贡献所在。前序部分承担的是划界功能,特征部分承担的是贡献公示功能。一旦某件申请找不到合适的划界基准,强行拆分反而会把真正的改进点切成两段,读者需要自行拼合才能还原技术方案,清楚简要的要求就落空了。这是允许不分两部分的唯一理由。

指南列举的第一类是开拓性发明。这类发明的特点是在申请日找不到同一技术方向上可用的最接近现有技术,前序部分只能写成极为空泛的主题名称,等于没有划界。第二类是由几个状态等同的已知技术整体组合而成的发明,其发明实质在组合本身。这类方案的价值在于把若干已知单元按新的方式组织起来,若按单元拆成前序与特征,组合关系会被拆散,而组合关系恰恰是贡献所在。

第三类是已知方法的改进发明,改进之处在于省去某种物质或者材料,或者用一种物质或材料代替另一种,或者省去某个步骤。这类改进是减法或替换,没有新增的结构性特征可以放进特征部分,硬要拆分只能在前序里写一个残缺的旧方法。第四类是已知发明的改进在于系统中部件的更换或者其相互关系上的变化,此时共有部分与区别部分往往重叠在同一组部件关系上,拆分会导致同一关系被描述两遍。

写错的方向有两个。该分而不分,属于撰写不符合细则第 24 条第 2 款,审查员在初步审查或实质审查中会指出,要求修改;修改本身多可通过重写独权完成,但独权重写容易被质疑超出原说明书和权利要求书记载的范围,且白耗一轮答复周期。更实际的损失发生在后续:权利要求书没有划界,侵权诉讼中法院对保护范围的解释缺少抓手,前序与特征的区分只能靠推测。

另一个方向是本来属于四类却硬套两部分,损失更隐蔽。开拓性发明没有真正的最接近现有技术,撰写人往往把某个同类产品的通用结构塞进前序,这等于在文本中自认该结构属于现有技术。日后审查员评价创造性时,会把它作为最接近的现有技术使用,申请人自己为自己设置了更低的起点,且这种自认在无效程序中很难撤回。所以本条不是一条可以随意取舍的形式条款,两个方向都要付代价。

判断上的通病是把不想划界当成性质不适于。四类情形各有客观标志:能不能指出一个具体的最接近现有技术文献、改进是加结构还是减结构、贡献在单元本身还是在组合关系、部件关系是否整体被替换。凡答不上来的,就应当回到两部分撰写,因为两部分是默认形态,不分是例外,例外需要理由而不是需要勇气。

怎么写才合规

先做四类归位

把指南四类抄在纸上,逐条对照本案并写出判定依据。开拓性发明要能说明本方向在申请日前没有可比技术;组合发明要能说明每个单元单独看都是已知的、贡献只在组合;方法改进要是省去或替换物质材料、省去步骤;系统改进要是部件更换或相互关系变化。四条都落不上,就按两部分写。

不分时按整体方式陈述

不写「其特征在于」,改为按组成、连接关系、工作过程的顺序整体陈述,每一项限定仍然要能被单独指认。句式可用「一种……,包括 A、B 与 C,A 与 B 通过……连接,C 设置在……,工作时……」。避免把权项写成说明书摘要:不分两部分只是取消划界,不取消限定。

在说明书里说明理由

在发明内容开头加一句:由于本发明属于开拓性发明,在本领域找不到合适的最接近现有技术,其性质不适于分前序部分与特征部分撰写,故以整体方式限定。理由要与实际情形对应,不要四类全写。这句话是事后被质疑撰写不规范时唯一的文本依据。

检查是否在规避划界

问一个具体问题:如果强行分两部分,前序部分会写什么。若答案是一份确切的现有技术文献中的结构,说明划界基准存在,本案不属于四类,应当分两部分。反过来若前序只能写成「一种数据处理方法」这类空泛表述,不分才成立。这条自查能拦住绝大多数滥用。

已分两部分的回查前序

对已按两部分撰写的独权,逐句检查前序里的特征是否真的属于最接近现有技术。若前序中出现只有本案才有的结构、参数或连接方式,说明划界错误:要么把它移入特征部分,要么整条改为不分两部分并补理由。前序里的自认现有技术是最难在后续程序中挽回的一种失误。

定稿留一份内部备忘

在不分两部分的案件卷宗里留一页说明:本案适用四类中的哪一类、依据是什么、前序为何无法写出。这份备忘不出现在申请文件中,但在答复审查意见、应对无效或内部复核时能立刻回答「为什么这样写」,避免临时编理由。

示例:反例与改法

反例

1. 一种锂电池模组,包括箱体、置于箱体内的电芯组、贴合电芯组底面的液冷板以及固定在箱体侧壁的压紧梁,液冷板内设有蛇形流道,压紧梁与液冷板之间设有厚度 2mm 的导热垫。

问题整套结构由已知部件按常规方式组成,真正的改进只是压紧梁与液冷板之间加了导热垫。本案不属于指南四类中的任何一类,既非开拓性,也非实质在组合本身,属于对现有模组的局部改进。审查员会指出该独权不符合细则第 24 条第 2 款,要求重写;且因未划界,公众无法判断导热垫是区别特征还是常规选择。

改法1. 一种锂电池模组,包括箱体、置于箱体内的电芯组、贴合电芯组底面的液冷板以及固定在箱体侧壁的压紧梁,其特征在于,所述压紧梁与所述液冷板之间设有厚度 2mm 的导热垫,所述导热垫的压缩率为 20%~40%。

反例

1. 一种净水系统,包括依次连通的预处理单元、超滤单元和紫外杀菌单元,各单元均为市售标准件,整机按 0.5 吨/小时通量配置。申请人主张各单元均已知、发明实质在组合,故不分前序与特征部分。

问题组合发明适用不分两部分的前提是每个单元都处于等同的已知状态、贡献只在组合关系。本案紫外杀菌单元的套管与灯管间距结构是申请人自己改进的,单元本身并非已知,实质贡献落在其中一个单元上,不是组合本身。主张不划界属于规避划界,审查员会要求改为两部分,并可能进一步质疑该单元特征的创造性。

改法改为两部分:前序部分写「一种净水系统,包括依次连通的预处理单元、超滤单元和紫外杀菌单元」,特征部分写「其特征在于,所述紫外杀菌单元中,石英套管与紫外灯管之间的环形间隙沿水流方向由 8mm 渐缩至 5mm」。

反例

1. 一种存储器,其特征在于,包括依次层叠的下电极、隧穿层、电荷存储层与上电极,所述隧穿层由两层不同带隙的介质构成。撰写人在前序部分写「一种存储器」。

问题本案属于开拓性发明,申请日前本方向没有可用的最接近现有技术,前序部分只能写成「一种存储器」这种无划界作用的内容。这种前序非但没有完成划界,还会在创造性评价中被当作与发明共有的技术特征,反过来削弱区别特征的份量。属于该分而错分的情形。

改法取消前序与特征部分的划分,改为整体陈述:「一种存储器,包括依次层叠的下电极、隧穿层、电荷存储层与上电极,所述隧穿层由带隙分别为 4.5eV 与 2.1eV 的两层介质层叠构成,两层界面的粗糙度不大于 0.5nm。」并在说明书发明内容开头写明不适于两部分撰写的理由。

反例

权利要求按整体方式撰写,不分前序与特征部分;说明书发明内容部分与背景技术部分均未提及为何采用这种撰写方式。

问题不分两部分是例外形态,例外需要理由。说明书没有任何说明时,审查员无法判断本案是否落在指南四类情形内,通常会在审查意见中一并指出撰写形式问题。补写理由本身属于可以修改的内容,不会导致实体损失,但会多消耗一轮答复,且理由若与权项内容不符,反而暴露问题。

改法在发明内容首段补一句:「本发明将若干已知功能单元按新的流路关系整体组合,发明实质在于组合本身而非单个单元,故其性质不适于分前序部分与特征部分撰写,以下以整体方式限定。」

边界与例外

常见误区

提交前检查清单

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本页为撰写方法说明,不构成法律意见。具体案件的撰写与答复请咨询专利代理师。