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抵触申请会怎样影响新颖性?

规则原文:抵触申请对新颖性的影响

DR-SUB-006要求性 客体与前置判断 专利法第22条第2款 · 审查指南 第二部分第三章 2.2 全文约 3156 字

抵触申请是他人在申请日以前提出、在申请日以后公布的同样发明申请,只用来评价新颖性,不评价创造性,也不构成现有技术。任何单位或个人都算,包括申请人自己,检索时最容易被漏掉的恰恰是自己的在先申请。

适用时机检索现有技术、评估新颖性时

法律与审查依据

新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

专利法第22条第2款

引用为现行《专利法实施细则》与《专利审查指南》原文;规则库对每条引文做过回底本核验。

为什么这样规定

《专利法》第 22 条第 2 款把新颖性拆成两半:该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。后半句描述的就是抵触申请。审查指南第二部分第三章 2.2 节给出比对口径:判断对象是权利要求所述的技术方案,比对标准与新颖性判断相同。

抵触申请与现有技术的制度分工值得细看。现有技术是申请日以前公开的技术,既可以破坏新颖性,也可以与其他文献结合评价创造性;抵触申请在申请日时尚未公开,公众看不到,不算现有技术,所以只拿它单独评价新颖性,不能作为创造性评价的结合文献。这个区别在答复审查意见时是高频争点——审查员引用了在后公布的申请,代理人要核对它被用作新颖性还是创造性依据。

「任何单位或者个人」包含申请人自己。自己半年前提交的一件申请、公司内部的系列案、母案与分案的先后关系,都可能构成本案的抵触申请。这是检索中最容易漏的一类:外部检索做得再全,自己的在先申请不在任何公开文献数据库的常规检索路径里,需要单独查自己名下的申请记录。同族案、双报案、分案案都要过一遍。

漏检的代价出现在两个程序里。审查阶段,审查员检索到抵触申请并指出新颖性问题,权项只能修改或删除,答复窗口内的时间损失直接摊在授权周期上;更被动的是授权之后——抵触申请虽不构成无效宣告中现有技术意义上的创造性依据,但破坏新颖性的同样发明创造在无效程序中同样会被援引,授权的稳定性从根上存疑。发现得越晚,处置手段越少。

时间基准要按优先权核对。有优先权的申请,抵触申请以优先权日为基准:在优先权日以前提出的申请才构成抵触;优先权不成立或者未要求的,退回实际申请日重新筛查。基准日选错,整批检索结论作废。还有一类边缘情形:与他人在申请日当天(同日)提出的申请,不属于「申请日以前」提出的抵触申请,同日冲突走申请人协商或按规定处理,不落入本条。

本条与相邻规则的联动:与 DR-APP-002 优先权规则配合,优先权是否有效直接改变抵触申请的时间基准;与 DR-UNI-001 配合,母案分案同族的申请日与公布日关系决定相互之间是否构成抵触;与 DR-SUB-005 区分——重复授权管授权环节的两张证书,抵触申请管新颖性评价,同一对申请可能两问都涉及,处理程序不同,不要混着答。

怎么写才合规

检索范围加上自己

检索清单里单列一栏「申请人自己在先申请」:公司名下、发明人名下、关联主体名下的全部在先申请,包括尚未公布、尚未授权的案。这一栏不在常规公开文献数据库里,要去自己的申请记录和代理台账里查。系列研发的案子逐件过,标注申请日与公布日。

设定公布时间窗

抵触申请的时间窗是「申请日在本案之前,公布日在本案申请日之后(尚未公布的按潜在抵触跟踪)」。把每件候选案的两个日期摆开核对:申请日在前而公布日在后,构成抵触;申请日在前且已在本案申请日之前公布的,转入现有技术通道处理。

按同样的发明比对

比对对象是权利要求所述技术方案,标准与新颖性相同:技术领域、技术问题、技术方案、技术效果实质相同即构成。逐项权利要求单独比对,某项从权被抵触申请公开,只影响该项及引用它的权项,不必整案放弃。比对结论写成检索笔记,记录权项号与对应文件。

核对优先权基准

本案要求优先权的,以最早优先权日为时间基准:候选案申请日在优先权日之前才算抵触。同时核对优先权成立性——优先权因超期限或主题不符而不成立的,基准退回实际申请日,检索结论随之变化。基准日写进检索报告,便于复核。

母案分案同族排查

把本案的同族关系画清楚:母案、分案、要求本国优先权的后续案、PCT 国家阶段案。各案的申请日与公布日两两核对,在后申请的权利要求若被在前申请的权利要求覆盖,构成自抵触。发现自抵触的,在后案的权项范围必须调整,不能等审查员指出。

发现抵触后的处置

撰写阶段发现,调整权项:避开抵触申请公开的范围,把区别技术特征写进独权。审查阶段被引用,核对对方权利要求与本案权项的差异,存在可争辩区别的陈述意见;确实相同的,修改权项或考虑主动删除。抵触申请只评新颖性,答复时不得要求结合其他文件评价创造性,这一点要主动核对审查意见的引用方式。

示例:反例与改法

反例

新颖性检索只查了专利与文献数据库的公开文献,未检索公司名下八个月前提交、上月刚公布的系列案。

问题抵触申请的主体包括申请人自己,自己的在先申请公布后恰恰构成对本案杀伤力最大的文件——方案同源、公开充分。外部检索再全也覆盖不了这一类,漏检到审查阶段被发现,权项被迫收缩甚至整案重写。

改法把「申请人在先申请」单列检索:查公司申请台账与代理所记录,锁定八个月前提交的系列案,逐件核对申请日早于本案、公布日晚于本案申请日,构成抵触的权项在撰写阶段即调整独权范围。

反例

答复审查意见时,将审查员引用的一件在后公布的申请与其他两篇公开文献结合,论述「即使结合也无创造性」。其实该申请构成抵触申请。

问题抵触申请只用于评价新颖性,不构成现有技术,不能作为创造性评价的结合文献。把抵触申请当现有技术用,等于接受了对方的引用框架;正确做法是核对引用性质,指出创造性评述的引用基础错误。

改法意见陈述中分两步处理:先指出该申请属于抵触申请,仅能单独评价新颖性,不能参与创造性组合;再针对新颖性比对逐项说明本案权项与该申请权利要求的区别技术特征,主张新颖性成立。

反例

本案要求了本国优先权,检索抵触申请时统一用实际申请日作时间基准,漏掉了优先权日之后、实际申请日之前提出的若干申请。

问题有优先权的申请,抵触申请的时间基准是优先权日,不是实际申请日。基准用错,本应纳入的候选案被排除在外,检索结论系统性偏乐观,风险后移到审查或无效程序才暴露。

改法以最早优先权日为基准重新筛查:优先权日之前提出的申请才构成抵触;同时核对优先权成立性,优先权不成立时退回实际申请日重新筛查一遍,两个基准的结论分别记录。

反例

母案授权后一年提交分案,分案权利要求与母案授权文本相同,申请人未做比对。

问题母案权利要求在母案申请日已经提出、在分案申请日之后公布(授权公告在后),构成对分案的抵触申请;同时权项相同还触发重复授权问题(DR-SUB-005)。两问叠加,分案大概率被驳回。

改法分案撰写时与母案授权文本逐项比对,删除相同权项,只保留母案未授权的替代方案,例如改写连接结构「翅片冲压成 L 形插入基板插槽」与母案的「翅片焊接于基板」相区别,使分案权项落在母案权利要求之外。

边界与例外

常见误区

提交前检查清单

相关规则

本页为撰写方法说明,不构成法律意见。具体案件的撰写与答复请咨询专利代理师。